專利法第三十九條規(guī)定：
發(fā)明專利申請經(jīng)實質(zhì)審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，由國務院專利行政部門作出授予專利權(quán)的決定，發(fā)給發(fā)明專利證書，同時予以登記和公告。發(fā)明專利權(quán)自公告之日起生效。因此，發(fā)明專利申請要想獲得授權(quán)必須先經(jīng)過實質(zhì)審查。
在實質(zhì)審查過程中，審查員會對申請日以前公開的現(xiàn)有技術(shù)進行檢索以對發(fā)明專利的新穎性以及創(chuàng)造性進行評判。審查員進行檢索的現(xiàn)有技術(shù)包括專利文獻以及非專利文獻。其中，非專利文獻包括論文、期限雜志、教材以及網(wǎng)頁內(nèi)容等等。審查員最終檢索到用于評述發(fā)明新穎性和創(chuàng)造性的對比文件的權(quán)利人可以是他人也可以是發(fā)明專利申請的權(quán)利相關(guān)人。權(quán)利相關(guān)人包括申請人或者發(fā)明人。
當對比文件是權(quán)利相關(guān)人在申請日以前公開的論文時，往往會出現(xiàn)發(fā)明專利的申請文件和論文的實質(zhì)內(nèi)容基本一致的情況，甚至可能出現(xiàn)論文比發(fā)明專利的申請文件公開了更多技術(shù)細節(jié)的情況。因為在專利申請過程中，發(fā)明人不大可能會提交一份像論文那樣詳細的技術(shù)交底。此時，想要獲得發(fā)明專利的授權(quán)就成為了一件比較困難的事情。當對比文件是權(quán)利相關(guān)人自己提交的并在申請日以前公開的專利文獻時，通常對比文件和當前發(fā)明專利的申請文件并不會構(gòu)成實質(zhì)相同，而是會存在一定的區(qū)別技術(shù)特征。此時，能否授權(quán)很大程度取決于該區(qū)別技術(shù)特征是否能夠滿足關(guān)于創(chuàng)造性的要求。并且，區(qū)別技術(shù)特征還存在著極大的被審查員認定為是本領(lǐng)域的慣用手段，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠顯而易見地得到的風險，從而給授權(quán)過程埋下了雷區(qū)。
那么，在專利申請過程中要如何避免踩到這樣的雷區(qū)呢？個人認為需要代理人和申請人的共同努力。這里小星主要講一下申請人該如何做。
1）履行告知義務
在進行專利申請過程中，申請人應該及時告知代理人專利申請的相關(guān)信息，比如已經(jīng)就改進前的方案進行過專利申請或者論文申請等信息，以確保代理人能夠知曉相關(guān)信息，從而可以在專利撰寫過程中提早為答復過程進行布局規(guī)劃。
2）強化保密意識
強化技術(shù)相關(guān)人員的保密意識，在技術(shù)進行專利申請之前杜絕將相關(guān)文件公開于網(wǎng)頁、期刊雜志的事故發(fā)生。
3）選擇合適的申請策略
在專利申請的過程中充分考慮技術(shù)的完善度來確定相應的申請策略。例如，對于一些尚處于研發(fā)階段尤其是預研階段的技術(shù)，由于技術(shù)尚不成熟，在進行專利申請時，盡量申請發(fā)明且不提提前公開，從而為自身爭取到18個月的技術(shù)完善時間，并在技術(shù)完善過程中及時提交相關(guān)專利申請。當然，對于前期布局的專利，可以在優(yōu)選權(quán)期限內(nèi)根據(jù)技術(shù)的研發(fā)方向以及完善程度來決定是否要提前公開以及是否需要變更案件類型。當需要變更案件類型時，可以在優(yōu)選權(quán)期限內(nèi)要求優(yōu)先權(quán)重新遞交一份專利申請。
4）完善專利管理機制
通過完善的專利管理機制來對專利申請的相關(guān)事宜進行監(jiān)控，例如加強對專利申請過程中的分類管理，從而確保企業(yè)內(nèi)部的相關(guān)人員能夠及時了解企業(yè)自身已經(jīng)就某一技術(shù)進行專利申請的情況，從而以避免由于溝通或者信息分享不及時導致的多個發(fā)明人就同一個技術(shù)點進行申請或者提交與在先申請極為相似的專利申請的問題發(fā)生。
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